Лицо, осуществляющее использование полезной модели одним из способов, названных в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, сохраняет право на дальнейшее использование полезной модели тем же способом

Лицо, осуществляющее использование полезной модели одним из способов, названных в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в том числе осуществляющее предложение к продаже, продажу товаров, сохраняет право на дальнейшее использование полезной модели тем же способом и в том же объеме (право послепользования), доказав, что производство (приготовление к производству) товара, в котором использована полезная модель, осуществлено в период до восстановления действия патента на такую полезную модель.


арбитражные споры


Общество является правообладателем патента RU 62501 на полезную модель "Полотенцесушитель и элемент для отвода воздуха" на основании договора об отчуждении исключительного права на полезные модели от 24 января 2014 г., зарегистрированного в Роспатенте 21 марта 2014 г. за N РД0144018.

Спорный патент дважды прекращал свое действие: с 3 ноября 2007 г. по 20 ноября 2009 г. и с 3 ноября 2010 г. по 20 апреля 2013 г.

Ссылаясь на то, что обществом на рынке сбыта полотенцесушителей было обнаружено, что фирма без согласия правообладателя вводит в гражданский оборот полотенцесушители, которые полностью повторяют конструкцию полотенцесушителя, охраняемого патентом на полезную модель RU 62501, общество обратилось в арбитражный суд к фирме с иском о запрете совершать действия, нарушающие исключительное право общества на полезную модель.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и Суда по интеллектуальным правам, исковые требования удовлетворены. Суды, исследовав представленные доказательства, установили факт использования ответчиком полезной модели "Полотенцесушитель и элемент для отвода воздуха" по патенту истца при производстве и реализации своей продукции, поскольку в продукции ответчика использован каждый признак независимого пункта формулы по патенту на полезную модель RU 62501. Однако признав факт реализации ответчиком полотенцесушителей в период приостановления действия патента, но не их серийного производства, а также отсутствие доказательств, подтверждающих наличие у фирмы производственных, финансовых, трудовых, организационных, технических и иных ресурсов, необходимых для производства продукции в спорный период, суды пришли к выводу об отсутствии у ответчика права послепользования.

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Пунктом 3 статьи 1400 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на полезную модель и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование полезной модели либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Признав факт реализации ответчиком полотенцесушителей в период приостановления действия патента, суды не рассмотрели и не установили наличие права послепользования фирмы в отношении других способов введения полотенцесушителей в гражданский оборот, таких как ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель по патенту RU 62501.

Таким образом, суды неправомерно ограничили право послепользования только производством или изготовлением, при том что иные способы использования полезной модели не являются сопутствующими производству или изготовлению, а, в силу нормы п. 2 ст. 1358 ГК РФ, являются самостоятельными способами использования и могут составлять право послепользования как вместе с производством продукции, так и в качестве отдельных составных частей права послепользования.

Фирма неоднократно при рассмотрении дела заявляла, что судами не приняты во внимание представленные доказательства того, что объем реализации полотенцесушителей в период послепользования составляет 27 295 шт., что соответствует 13 647 шт. в год, поэтому фирма полагает, что сохранила право на дальнейшее безвозмездное использование спорной полезной модели без расширения объема такого использования (право послепользования) в данном объеме.

Однако суды не установили существенные обстоятельства, необходимые для правильного разрешения спора, в том числе: в каком количестве полотенцесушителей модели "F", реализуемых ответчиком в период прекращения действия патента RU 62501 на полезную модель "Полотенцесушитель и элемент для отвода воздуха", использовано техническое решение, охраняемое данным патентом; кто является производителем данных полотенцесушителей.

Причем обязанность доказывания всех обстоятельств послепользования в соответствии со ст. 65 АПК РФ должна быть возложена на лицо, которое ссылается на наличие права послепользования, то есть на ответчика.

 


п. 22 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017).


 


Арбитражные споры в Екатеринбурге.

Юридические услуги в Екатеринбурге.